[질문] 논문으로 발표한 기술을 특허로 보호받을 수 있나요?

 

발명이 특허출원 전에 공지된 경우에는 원칙적으로 특허를 받을 수 없습니다.
그러나 출원 전에 공지된 발명이라도 그 출원전의 공지행위가 특허제도의 다른 목적 달성에 기여할 수 있는 등 특별한 사유가 있는 경우에는 신규성을 상실하지 아니한 것으로 인정해 주는 신규성 상실에 대한 사후적 구제제도가 존재합니다. 이를 ‘공지예외 제도’ (『특허법』제30조)라고 합니다. (‘신규성 상실의 예외 제도’ 또는 ‘신규성 의제제도’ 라고도 합니다.)

 

우리나라의 종래『특허법』에서는 발명자(정당승계인)의 자발적 행위에 의한 공지예외를 인정받을 수 있는 대상이 발명을 시험한 경우, 간행물에 발표한 경우, 학술단체가 개최하는 연구집회에 서면으로 발표한 경우, 박람회에 출품한 경우로 제한되어 있었으나, 2006년 3월 3일자 개정 『특허법』에서는 자발적 공지의 경우 공지예외를 인정받을 수 있는 대상에 제한이 없어졌습니다. 따라서 발명자가 한 어떠한 형태의 공지행위에 대해서도 원칙적으로 공지예외 신청이 가능해 졌습니다. 다만 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원 공개되거나 등록 공고된 경우는 제외됩니다.

 

공지예외를 인정받으려면, 공지된 날로부터 6개월 이내에 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출해야 합니다. 한편 발명자의 의사에 반하여 공지된 경우에는 제2자로부터 공지사실의 지적이 있는 경우(의견제출통지 또한 무효심판)에 그것이 자기의 의사에 반하여 공지된 것임을 주장 및 입증하면 됩니다. 공지예외가 인정되면 신규성이 상실되지 않은 것으로 취급됩니다. 따라서 특허출원일 이전에 논문발표, 제품출시 등에 의해 발명이 공지된 경우에는 제3자가 이러한 공지사실을 입증하기 곤란한 경우라도 특허출원 시 공지예외 신청을 하는 것이 바람직합니다.

 

공지예외 제도와 관련하여 주의할 점은 공지예외가 인정된다 하더라도 선원주의의 예외는 아니므로 공지 후 특허출원하기 이전에 타인이 먼저 출원하면 선원주의 위반으로 거절됩니다. 또한 공지예외 주장과 우선권 주장을 동시에 하는 경우 우선권 주장 기간이 1년이라 하더라도 공지일로부터 6개월 이내에 공지예외를 주장하면서 출원하여야 특허를 받을 수 있습니다. 또한 국가마다 공지예외 대상 및 절차가 다르므로 해외출원을 고려하고 있는 경우에는 공지행위에 앞서 각 국가별 공지예외 대상 및 절차를 반드시 체크해야만 합니다.(논문발표의 경우 공지예외 대상이 아닌 국가가 많음).

 

따라서 특허출원 이전에 논문으로 발표한 경우에도 공지된 경우이므로 원칙적으로 특허를 받을 수 없습니다. 그러나 특허출원 이전에 논문으로 발표한 경우라도 논문 발표일로부터 6개월을 경과하지 않았다면 특허출원하면서 공지예외를 주장하여 특허를 받을 수 있습니다. 다만 특허출원일 이전에 제3자가 동일한 발명을 먼저 출원했다면 선원요건 위배로 특허를 받을 수 없음을 유의해야 합니다. 이때 제3자는 신규성 상실로 거절됩니다.

 

대학특허의 경우 공지예외 규정이 있다는 것을 이유로 특허출원 전에 논문을 발표하는 경우가 많습니다. 그러나 이러한 지재권 관리는 매우 위험합니다. 최근 정보기술의 발달로 논문 검색이 용이해졌으며 주요 기업들은 대학교수의 연구개발 및 논문발표를 모니터링하고 있기 때문입니다. 그리고 일단 논문이 발표되어 기본 아이디어가 공개되면 수 일 내에 논문내용을 약간 수정하거나 일부 내용을 축하여 특허출원할 수 있으므로 유의해야 합니다. 따라서 공지예외 규정이 있다하더라도 이미 공지된 경우를 제외하고는 가능하면 특허출원 후 논문을 발표하도록 관리할 필요가 있습니다. 또한 논문발표 등이 긴급히 이루어져야 하는 경우에는 청구범위제출 유예제도 등을 활용하여 일단 특허출원 후 추후 보정 또는 국내우선권 제도를 이용하여 보완하는 것이 바람직합니다.