[질문] 선발명주의와 선원주의는 어떻게 다른가요?

 

특허제도는 발명을 공개한 대가로 독점권을 부여하는 것을 기본 원칙으로 하고 있기 때문에 동일한 발명에 대해 중복해서 특허권을 인정하는 것은 특허제도의 취지에 반하게 됩니다. 동일한 발명에 대하여 2건 이상의 출원이 있는 경우 어느 출원에 대하여 특허를 부여할 것인지에 관련하여 선출원주의와 선발명주의라는 2개의 입법례가 있습니다. 선발명주의는 출원의 선후에 관계없이 먼저 발명한 사람에게 특허를 부여하는 것이고, 선출원주의는 발명의 선후에 관계없이 먼저 출원한 사람에게 특허를 부여하는 것입니다.

 

선발명주의는 발명의 선후를 기준으로 판단하므로 가장 빠른 발명자를 보호한다는 특허법의 이념에는 부합되나 발명의 선후를 판단하기 어려우며, 빨리 출원하기 보다는 비밀로 하려는 경향을 조장하게 되므로 출원이 지체되어 발명의 공개가 늦어지는 문제도 있습니다. 이에 반해 선출원주의는 출원의 선후를 기준으로 판단하므로 특허법의 이념에 부합되지 않으나, 선출원 여부 판단이 용이하여 권리의 안정성이 확보되며, 특허출원이 신속하게 이루어져 출원발명의 사회적 활용도를 높이는 장점이 있습니다. 이러한 점을 이유로 미국을 제외한 대부분의 국가 (한국 포함)가 선출원주의(『특허법』제36조)를 채택하고 있습니다.(미국도 법 개정을 통해 선출원주의로의 변경을 추진하고 있습니다).

 

우리나라의 경우 선출원 판단시기와 관련하여 출원시점이 아니라 출원일자를 기준으로 하는 역일주의를 채택하고 있으므로 동일한 발명에 대해 다른 날에 2건 이상의 출원이 있는 경우에는 협의에 의해 정해진 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있습니다. 또한 선출원 판단대상과 관련하여 특허 청구범위에 기재된 발명을 대상으로 합니다.

 

한편, 동일한 후출원을 배제할 수 있는 범위를 특허 청구범위에 기재된 발명에서 명세서 또는 도면에 기재된 전범위의 발명으로 확대하여 인정하는 ‘확대된 선원주의’ 가 있습니다.(『특허법』제29조 제3항). 이는 설출원의 명세서만 기재되어 있고 특허 청구범위에는 기재되지 않은 발명의 경우 선출원이 공개되기 이전에는 새로운 기술이 아님에도 불구하고 특허등록될 수 있다는 문제점을 해소하기 위해 도입되었습니다. 따라서 출원한  발명과 동일한 내용이 선출원의 청구범위에는 기재되지 않았으나 명세서 또는 도면에 기재된 경우 선출원이 공개되면 후출원은 신규성(『특허법』제29조 제1항) 및 선원요건 (『특허법』제36조)을 만족하였다 하더라도 확대된 선원요건 위배로 거절됩니다.

 

확대된 선원요건을 살펴보면, 후출원은 선출원이 공개되기 이전에 출원되었으므로 신규성이 있고, 그 특허 청구범위(Y)가 선출원의 특허 청구범위(X)와 동일하지 않으므로 선원요건도 만족하고 있지만, 선출원이 공개되면 그 선원의 지위가 명세서 전체로 확대되어 선출원의 청구범위에는 기재되지 않았으나 명세서에 기재된 발명(Y)과 동일한 발명을 청구한 후출원은 확대된 선원요건 위배로 거절됩니다.

 

선원주의 하에서는 출원일이 매우 중요합니다. 특허 청구범위의 작성이 잘못된 경우에는 보정에 의해 수정할 수 있지만 출원일자는 추후 변경이 불가능합니다. 출원서류 작업 등이 지체되어 출원이 늦어지는 경우 먼저 발명했더라도 특허를 받지 못할 수 있으며, 심지어 자기가 발명한 내용을 실시할 수 없는 경우도 발생합니다. 따라서 대학특허의 경우 청구범위 제출 유예제도의 적극적인 활용과 특허사무소와의 협약을 통한 출원서류 출원서류 초안 마감기한 설정, 발면제안서 양식 정비 등을 통해 신속하게 특허출원할 수 있는 방안들을 적극적으로 모색할 필요가 있습니다. 또한 확대된 선원의 범위를 넓게 확보하기 위해 특허청구범위뿐만 아니라 명세서 및 도면도 충실히 작성할 필요가 있습니다.