[질문] 외국에서 특허권을 확보하려면 어떻게 해야 하나요?

 

해외출원과 관련하여 파리조약(Paris Convention)이라는 기본조약이 있습니다.
파리조약은 1883년에 산업재산권의 국제적 보호를 위하여 파리에서 체결된 동맹조약으로서, 내외국인평등의 원칙, 우선권 제도 및 특허독립의 원칙(속지주의)을 3개 기본원칙으로 하고 있습니다.

 

파리조약은 특허독립의 원칙이란 동일발명에 대하여 복수의 동맹국에서 취득한 특허는 각각 독립적으로 존속, 소멸한다는 원칙을 말합니다. 이러한 특허독립의 원칙 상 다른 나라에서 특허권을 확보 및 행사하기 위해서는 원칙적으로 해당 국가마다 특허출원하여 심사를 받은 후 특허등록을 받아야 합니다. 다시 말해 한국에서 특허등록을 받은 경우에는 한국에서만 특허권을 가지며, 다른 나라에서의 생산, 판매 등 실시행위에 대해서는 아무런 권리를 행사할 수 없습니다.

 

파리조약의 우선권 제도란 파리조약의 어떤 체약국(제1국)의 출원을 기초로 우선권은 주장하면서 제1국 출원일로부터 1년 이내에 다른 체약국(제2국)에 출원한 경우 그 출원일을 제1국 출원일로 소급해 주는 제도를 말합니다. 미국을 제외한 모든 주요 국가는 선원주의를 채택하고 있으므로 외국에서 특허를 확보하기 위해서 출원일을 소급받는 것은 매우 중요합니다. 따라서 외국에서 특허권을 확보하려면 한국 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하면서 해외 출원하는 것이 바람직합니다. 다만 한국에서 공개되지 않은 경우에는 1년을 초과하더라도 우선권 주장 없이 해외에 출원할 수 있습니다.

 

외국에서 특허권을 확보하는 방법은 출원인이 개별 국가의 특허법에 정한 요건 및 절차에 따라 개별국가별로 직접 출원하는 방법과 특허협력조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)에 정한 요건 및 절차에 따라 한국 특허청에 출원하면서 등록을 원하는 국가를 지정하는 방법이 있습니다.

 

개별 국가별 직접 출원은 해당 국가에 직접 출원하는 것으로서, 해당 국가의 언어 및 법정양식에 따른 출원서류들을 준비하여 해당 국가 특허청에 제출하면 됩니다. 이때 해당 국가에서 한국 출원일로 소급받기 위해서는 한국 출원일로부터 1년 내에 해당 국가에 출원하여야 합니다. 이러한 해외 출원은 전문적인 지식을 요하는 것으로 통상적으로 한국 특허사무소에 위임하고, 한국 특허사무소는 해외 대리인을 선임하여 해당 국가 특허청에 출원하는 절차로 이루어집니다.

 

[직접출원 절차]

 

국제 출원(PCT)은 국제출원언어(한국어, 영어, 일본어 등)로 작성된 국제 출원서를 수리관청(한국 특허청, 국제사무국 등)에 제출하는 것으로서, 국제단계에서 국제조사, 국제공개 및 국제예비심사(선택적)을 거쳐 각 국가로 진입한 후, 해당 국가별로 직접 출원과 동일한 절차로 진행됩니다. 국제출원도 직접 출원과 마찬가지로 해당 국가에서 한국 출원일로 소급받기 위해서는 한국 출원일로부터 1년 내에 국제출원해야 합니다.

 

[국제출원 절차]

해외출원 시 해당 국가별 출원서류 및 특허요건 등이 상이하므로 해외 출원 국가별로 특허출원 필요서류, 특허요건, 심사 및 등록절차를 숙지할 필요가 있습니다. 또한 우선권 주장기간이 한국 출원일로부터 1년 이지만, 해당 국가별 출원서류 및 언어가 상이하고, 현지 대리인을 거쳐 출원절차가 진행되므로 우선기간 마감 2~3개월 이전에 해외출원여부를 결정하는 것이 바람직합니다.