[질문] 미국특허출원 시 유의해야 할 사항은 무엇인가요?

 

해외 국가 중에서 가장 많이 특허를 출원하는 국가가 미국입니다. 전세계에서 가장 큰 시장을 형성하고 있으므로 대부분의 기업 및 우수기술이 미국 출원을 기본으로 생각하는 경우가 많습니다. 미국 역시 특허등록을 위해서는 신규성, 진보성 등 특허요건을 만족하는 경우에만 특허가 등록됩니다. 그러나 미국은 특유한 특허제도를 운영하고 있습니다.

 

미국특허법의 체계

미국특허법은 특허, 실용신안, 의장, 상표로 구분되는 한국특허법의 구조와는 다르게, 실용특허, 식물특허, 디자인특허 및 상표로 구분되어 규정하고 있습니다.
한국의 특허 및 실용신안의 경우 실용특허(Utility Patent)의 형태로 출원됩니다. 또한 미국특허법에는 심사청구라는 절차가 별도로 없고, 심사관은 출원된 특허출원을 출원 순서에 따라 심사하게 됩니다. 미국 특허법은 신의성실(good faith)을 중요시하며 발명자의 권리를 우선적으로 고려합니다. 출원인이 발명하지 않은 것을 특허를 받을 수 없다는 취지로 타인이나 다른 원천으로부터 취득한 발명은 특허를 허여하지 않습니다. (『미국특허법』 제102(f)항). 발명이 자연인(사람)에 의하여만 이루어질 수 있기 때문에 한국특허청에 최초부터 법인(학교법인, 산학협력단, 기업 등)의 명의로 특허출원을 할 수 있는 것과는 다르게 발명자 개인만이 최초출원인이 될 수 있으며, 법인은 출원 후 양도절차를 통하여 권리를 양도받을 수 있습니다. 또한 명세서 내용을 검토하고 이해하였으며, 본인이 최종의 발명자이고, 정보를 공개할 의무를 확인한다는 내용을 담고 있는 선언서(declaration)를 발명자가 직접 서명하여 정규 특허출원 서류로 제출하도록 되어 있습니다.

 

공지행위에 대한 유예기간(Grace Period)

가장 빈번히 발생하는 출원 전 공지행위의 경우 미국은 타국가에 비해서 비교적 관대합니다. 공지일로부터 1년 이내 미국 출원이 가능하며, 이 1년을 유예기간(grace period)이라고 부릅니다. 주의할 점은 한국에 선출원하여 이를 바탕으로 우선권 주장 출원하는 경우에도 한국출원일 전에 한 공지행위는 공지일로부터 1년 이내에 미국출원이 완료되어야 하여 사실상 우선권 기간이 단축되게 됩니다.

 

IDS(Information Disclosure Statement)

정보개시서(IDS)라는 미국 특유의 제도가 있습니다. 미국특허청은 출원인의 성실과 신의를 중요하게 생각해 특허 심사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 서류 제출을 요구하고 있습니다. 이는 출원방명에 관련된 모든 사람들에게 그들이 알고 있는 당해 발명에 관련된 모든 정보를 공개하도록 요구하여 하자가 있는 특허권이 발생되는 것을 미연에 방지하고자 하는 것으로, 모든 출원인을 특허, 간행물 또는 기타 정보 등 인용문헌의 리스트, 자료의 사본, 당해 발명의 기술관련성에 대한 개략적인 설명을 제출해야 합니다. 제출된 정보는 특허청 심사의 비교대상이 되고, 정보개시의무 위반 시에는 출원인의 특허가 소송을 통하여 무효화 또는 무력화 될 수 있습니다. IDS 자료로서 타국가의 특허청에서 인용한 문서(특허)들이 있습니다. 한국특허청에서 의견제출통지에서 제시한 유사 문헌들은 모두 IDS에 해당하며 국내 건을 담당하는 대리인과 해외 건을 담당하는 국내대리인이 상이할 경우 상기 문서에 대한 정보제공이 이루어지지 않을 수 있으므로 이런 경우 별도로 IDS제출을 확인해야 합니다.

 

가출원제도(Provisional Application)

가출원이란 정규출원보다 저렴한 비용으로 간편한 절차를 통해 출원을 하여 먼저 출원일을 확보하고 1년 이내에 정규출원을 하면 후에 출원된 정규출원은 가출원일로 출원일의 소급적용을 받는 제도입니다. 가출원시에는 청구범위를 제출하지 않아도 되며, 영어로 제출하지 않아도 되어 신속한 출원일 확보가 필요한 경우에 매우 유용하게 이용되는 제도입니다. 가출원은 실체심사 대상이 아니어서 가출원 자체는 특허 등록 될 수 없으며, 가출원은 가출원일부터 1년이 지난 후에 취하됩니다.

 

선발명주의

대부분의 나라가 선출원주의를 채택하고 있는 반면에 미국은 선발명주의를 채택하고 있습니다. 선발명주의란 출원일과는 상관없이 먼저 발명한 사람에게 독점적 권리를 부여하는 제도입니다. 그러나 발명의 완성일을 판단하는 일은 증명하기가 어렵고, 모든 특허에 대하여 완성일을 판단할 수가 없기 때문에 실질적으로 출원일을 발명한 날로 간주하는 사실상의 선출원주의를 취하고 있습니다. 그러나 선발명주의가 미국특허법에 반영되어 최선의 발명자가 누구인지를 가리는 저촉심사 제도가 존재하여 선발명주의제도를 뒷받침하고 있습니다.

 

[Tip]

· 최초 공지일로부터 1년 이내에 출원 완료되어야 하므로, 공지일을 잘 확인하여 미국 출원 가능 여부를 가려야 합니다.

· 미국의 경우 발명자주의를 택하고 있기 때문에 법인 명의로 직접 출원할 수 없으며, 발명자 개인 명의로 출원 후 산학협력단으로 양도절차를 밟아야 하고, 공지된 경우(논문 등) 모든 발명자를 포함해야 합니다.

· 선언서(declaration)는 특허출원시 제출해야 할 서류로서 특허발명자 본인이 반드시 서명해야 하며, IDS(정보개시서)는 필수적으로 정규 출원 시 제출해야 할 서류로 IDS를 미제출하거나 불성실하게 제출할 경우 해당출원이 취하되거나 거절될 수 있으며, 등록되더라도 특허권의 행사가 제한될 수 있습니다.