특허침해의 유형은 어떤 것들이 있으며, 침해 판단 기준의 궁금?

 

특허침해란 정당한 권원이 없는 자가 특허발명을 업으로서 실시하는 행위를 의미하며, 침해행위의 어떠한 면을 중심으로 보는가에 따라 다양한 유형으로 분류할 수 있으나, 일반적으로는 직접침해와 간접침해로 구분됩니다.

 

· 직접침해

직접침해란 침해자의 침해행위가 등록된 특허 청구범위의 기재로부터 특정되는 발명을 그대로 포함하고 있는 경우를 의미합니다. 직접침해의 경우 침해자에 대해 민·형사상의 조치(침해금지 가처분, 침해금지청구, 침해행위에 대한 손해배상청구, 침해죄 고소 등)를 취할 수 있습니다.

 

· 간접침해

간접침해란 침해자의 침해행위가 등록된 특허의 특허 청구범위의 기재로부터 특정되는 발명을 그대로 포함하고 있지 아니하며 특허침해라고 보기는 어렵지만 침해행위의 전 단계에 있어 침해의 개연성이 극히 큰 행위를 특허침해행위로 간주하는 것을 의미합니다. 특허법의 규정에 따르면, 특허가 물건의 발명일 경우에 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 실시(생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위)하거나 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용되는 물건을 업으로 실시하는 행위가 간접침해에 해당됩니다. 간접침해의 경우 침해자에 대해 민사상의 조치(침해금지가처분, 침해금지청구, 손해배상청구)는 가능하나 형사상의 조치(형사고소)는 취할 수 없다는 것이 대법원 판례입니다.

 

이러한 침해행위에 대한 판단기준에서 간접침해는 직접침해가 존재할 것을 요구한다는 점에서 간접침해가 성립하기 위해서는 우선적으로 직접침해의 성립여부에 대한 판단이 선행되어야 합니다.

 

· 직접침해의 판단기준

문언적 침해 판단- 전요소주의(All Element Rule) : 침해대상품과 특허 청구범위에 기재된 발명의 구성요소들이 모두 동일한 경우에는 침해대상품이 특허발명의 구성요소를 모두 가지고 있으면(특허발명의 구성요소 외에 추가적으로 다른 구성요소를 더 가지는 경우도 포함됨) 침해로 인정됩니다.

 

· 보충적 침해 판단 - 균등론(Doctrine of Equivalents), 금반언(File Wrapper Estoppel) : 금반언 원칙과 균등론은 침해에 대한 문언적 판단만을 적용하였을 때 발생할 수 있는 구체적 타당성의 결여를 보충하기 위한 원칙 및 이론입니다. 균등론은 특허 청구범위를 문언적으로 해석하였을 때 침해로 인정되지 않지만 대응되는 구성요소가 서로 등가관계에 있다면 특허발명의 권리범위를 확장하여 침해로 인정함으로써 특허권자의 권리보호에 만전을 기하자는 이론입니다. 이러한 균등론의 적용에 있어서 우리나라 대법원은 각각의 구성요소별로 판단하되, 치환된 구성요소와 관련하여 침해대상품과 특허발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 동일하고, 침해대상품의 치환된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고, 이러한 치환이 당업자에게 자명하며, 이러한 구성요소의 치환이 출원인에 의해 의식적으로 권리범위에서 제외된 것이 아니라면 침해대상품은 특허발명의 권리범위에 속한다고 판시하고 있습니다. 또한 금반언 원칙을 침해소송 시 출원인이 출원절차에서 주장한 바와 모순되는 주장을 허용하지 않는다는 원칙으로, 예를 들면 출원인이 출원절차에서 선행기술에 의한 거절을 피하기 위해 청구범위를 감축한 후 침해소송절차에서 권리범위를 확대하고자 하는 주장은 금반원의 원칙에 의해 허용되지 않습니다.

 

· 간접침해의 판단기준

특허발명이 새로운 구조의 만년필이라 할 때, 정당한 권원없는 제3자가 특허된 만년필을 제조·판매하면 당연히 특허권의 침해가 성립됩니다. 만약 제3자가 만년필을 판매하지 않고 만년필의 클립을 판매하고 또 다른 자가 만년필촉을 판매하고 있다면 소비자는 그것을 각각 따로 구입하여 조립하면 특허된 만년필을 구입하는 효과를 얻을 수도 있습니다. 이 경우 원칙적인 특허침해 이론에 따르면 특허 청구범위에 기재된 만년필과 만년필의 클립 및 만년필촉은 서로 다른 물건으로 취급되어 특허침해가 되지 않으므로 특허권자는 자기의 권리를 실현할 수 없게 됩니다. 이러한 불합리를 방지하기 위해 일정한 요건 하에 특허품의 일부 부품만을 생산해서 판매하는 행위에 대해 특허권 침해로 인정하는 것을 간접침해라고 합니다. 간접침해가 성립하기 위해서는 별도로 판매되고 있는 부품(클립과 만년필촉)이 특허된 발명이 아는 다른 제품(특허발명의 권리범위에 속하지 않는 다른 구조의 만년필)을 조립하는 데에는 사용이 불가능하고 반드시 특허발명(특허된 만년필)을 조립하는 데에만 사용되어야 합니다. 이와 관련하여 미국은 직접침해가 존재할 것, 특허발명의 일부 부품의 제조자는 해당 부품이 특허의 침해를 위해 사용된다는 것임을 알고 있을 것(또는 특허발명의 일부 부품의 판매자는 자신이 판매하는 부품이 특허의 침해를 위해 특별히 제조된 것임을 알고 있을 것), 제조 또는 판매되는 부품은 특허발명의 제조에만 사용될 것, 해당부품이 특허발명에서 중요한 부문일 것 등 우리나라보다 간접침해의 성립요건에 대해 보다 구체적으로 규정하고 있습니다.

 

[TIP]

침해여부에 대한 판단은 전문가에게 의뢰하는 것이 바람직합니다. 일예로 한 기업에서는 경쟁사의 특허발명에 대해 자사가 개발한 신제품이 침해에 해당하는지 여부를 변리사와 같은 외부 전문가의 도움 없이 특허팀에서 자체적으로 판단한 후 제품을 출시하여 대량주문을 받았으나, 경쟁사의 침해 금지청구 및 손해배상청구소송을 제기당하여 상당한 곤란을 겪은 경우가 존재합니다.