[질문] 기술이전 분쟁을 해결하는 방법에는 어떤 것들이 있나요?

 

특허권 양도계약 및 실시권 설정계약은 특허법에서 정하고 있는 사항 외에는 민법의 규정이 적용되는 계약입니다. 그리고 해당 계약이 특허법에서 정하고 있는 강행규정(공유자이 동의 등)에 위반하거나 민법의  법률행위의 무효규정(반사회질서의 법률행위, 불공정한 법률행위, 진의 아닌 의사표시, 통정한 허위의 의사표시, 착오로 인한 의사표시, 사기․강박에 의한 의사표시)에 해당되지 않는 한 계약은 유효하게 인정됩니다. 따라서 만약 특허권자가 자신의 권리가 무효로 될 것임을 알고 있는 상태(출원 전에 공지된 기술임을 알고 있음에도 불구하고 특허출원하여 특허 등록된 권리)에서 특허권 양도 계약을 하였고, 매수인이 이러한 사실을 알지 못하였다면 매수인은 추후 특허권자에게 손해배상을 청구 할 수 있습니다.

 

한편 특허권 양도 및 실시권 설정 시 특허권자의 책임과 관련하여 우리나라에서 확립된 판례는 거의 없다 해도 무방할 것입니다. 따라서 특허권 양도계약 및 실시권 설정계약서에 특허권자의 면책조항(계약 대상 특허가 타인의 특허권을 침해하는 경우에 특허권자는 어떠한 법적 책임을 지지 않음을 명시한 조항) 및 불반환조항(계약 대상 특허가 계약체결 이후에 전부 또는 일부 무효가 된다 하더라도 기 지급된 금원을 반환하지 않음을 명시한 조항)을 포함시키는 것이 중요할 것입니다. 이와 관련하여 미국과 일본 역시 관련 판례가 흔치 않으며, 일부 판례를 기초로 현재까지 이루어진 다양한 논의들이 있습니다.

 

• 통상실시권 설정계약시 특허권의 무효에 따른 특허권자의 책임

 통상실시권 설정계약 시 특허권자가 실시권자에게 지는 계약상의 의무는 실시권자의 실시행위에 대해 침해금지청구 및 손해배상청구를 하지 않음을 약속하는 부작위의무라 할 수 있습니다. 따라서 향후 특허권이 전부 또는 일부 무효(일부청구항의 무효)가 되거나 특허발명이 실시불가능(발명 자체의 미완성, 타인의 선권리 존재 등)한 상황이 발생한다 해도 통상실시권자는 특허권자를 상대로 손해배상청구 또는 부당이득반환청구를  할 수 없다고 봄이 타당할 것입니다. 미국과 일본의 판례 역시 이러한 의견을 지지하고 있습니다.

 

미국연방대법원 Lear Vs. Adkins 사건

특허권자는 특허 무효소송이 제기되거나 실시권자가 실시료지급 청구수송에서 특허의 무효항변을 하기 이전까지 이미 지급받은 실시료는 나중에 특허가 무효로 되더라도 반환할 필요가 없음을 명백히 한 판결로서 이후 미국의 각국 법원 판결의 기초가 됨

 

따라서 특허권자는 이미 받은 실시료를 반환할 의무가 없으며, 다만 실시권자는 무효심결이 확정된 이후에는 계약을 해지함으로써 실시료 납부의무를 면제받을 수 있습니다. 한편 통상실시권 설정 시 제3자에 의해 특허침해가 발생하였을 때‘특허권자가 적극적으로 침해자에 대한 민형사적 조치를 취하여 통상실시권자의 이익을 보호하여야 하는 의무가 있다(이는 곧 통상시시권자에게 특허권자에 대해 침해자에 대한 적절한 조치를 취하여 줄 것으로 요청할 수 있는 계약상의 권리가 인정된다는 것입니다)’ 는 의견도 존재합니다. 이러한 의견은 건물의 임대차계약 후 임대인은 임차인이 건물을 계약의 목적에 맞게 사용․수익할 수 있도록 하여야 한다는 민법상의 임차권 조항을 통상실시권계약에 유추적용하고 있는 것이나, 통상실시권 자체가 비독점적 권리이고 특허권자가 동일한 범위의 또 다른 통상실시권을 설정할 수 있는 것을 고려하면 특허권자에게 이러한 의무를 인정하는 것은 타당하지 않다 할 것입니다. 다만 이 역시 계약체결 후 논란이 될 소지가 있으므로, 통상실시권 설정계약서에 제 3자의 특허침해 시 특허권자는 이의 배제를 위해 적극적으로 노력하되 그 비용은 통상실시권자가 부담하는 조항을 삽입하는 것이 바람직할 것입니다.

 

• 전용시실권 설정계약 및 양도계약 시 특허권의 무효에 따른 특허권자의 책임

특허권의 양도 내지 전용실시권의 설정 이후에 특허청구범위 전체가 무효로 되면, 계약 또한 원시적 불능(특허무효로 인해 권리가 소급적으로 소멸되므로, 양도 또는 전용실시권 설정계약의 대상 자체가 존재하지 않는 것으로 됨)에 해당하여 특허권자는 『민법』제535조에 의해 계약체결상의 과실 책임을 부담하게 됩니다. 이때 특허권자가 계약체결 시에 무효될 것을 알았다거나 알 수 있었다면 상대방에게 신회이익을 배상하여야 하며, 통상적으로 특허권은 국가의 행정처분을 통해 등록된 권리이고 특허권자가 자신의 특허가 무효될 것을 알았다거나 알수 있는 상황은 특별한 사정이라고 할 것이므로 특허권자에게 특허무효에 대한 과실을 추정하기 어렵다는 것이 다수의 견해입니다. 다만 특허권자는 양수인 또는 전용실시권자에게 계약으로 받은 금액(양도의 대가로 수령한 대금, 전용실시권설정의 대가로 수령한 실시료 등)을 부당이득으로 반환해야 합니다. 즉 불반환조항이 없는 전용실시권 및 양도 계약에서 특허권이 무효가 된 경우, 과실 책임을 묻기는 힘드나 기존에 지급받은 기술료는 반환해야 할 가능성이 높습니다.

한편특허권의 양도 내지 전용실시권의 설정 이후에 특허청구범위의 일부가 무효로 되면 계약 목적의 일부가 원시불능인 때에 해당하므로,『민법』제574조의 담보책임 조항이 유추 적요오디는 것이 타당합니다. 이 경우 양수인 도는 전용실시권자가 나머지 유효한 청구항만으로 계약의 목적을 달성할 수 없다면 계약전부를 해제할 수 있고, 나아가 계약 해제로 인한 손해배상을 청구할 수 있습니다.이때 특허권자의 손해배상액은 신뢰이익(즉, 특허권자가 받은 금액)에 한정된다 할 것입니다.만약 양수인 또는 전용실시권자가 나머지 유효한 청구항에 의해서 계약의 목적을 달성할 수 있다면 대금감액을 청구할 수 있습니다.

 

• 성능보증

특허권 양도 또는 실시권 설정 시 특허발명의 실시가능성(현재의 기술수준으로 특허발명을 실시할 수 있는가의 문제)과 이용가능성(특허발명이 특허공보에 기재된 바와 같은 작용효과를 보이는 가의 문제)에 대해서도 담보책임이 주어진다는 주장도 있으나, 이는 매수인 또는 실시권자의 주의의무에 속하므로, 이에 대한 담보책임은 인정되지 않는 것으로 봅이 타당합니다.

 

• 비침해 보증

‘비침해 보증조항’은 특허권 양도 계약 및 실시권 설정계약보다는 연구계약에 있어서 문제가 되는 조항입니다. 즉 연구용역계약의 용역의뢰자가 용역수행자와의 연구계약 체결 시에 용역수행자가 연구결과가 타인의 특허권 등을 침해하지 않음을 보증하는 동시에 침해발생시 용역수행자가 민․형사상 책임을 지도록 하는 조항을 계약서에 삽입하고자 하는 것이 현재의 대체적인 상황입니다. 그러나 특허권 양도 및 실시권 설정의 경우에 이러한 타인의 침해가능성은 원칙적으로 매수인 또는 실시권자에게 주의의무가 주어지는 것으로 봄이 타당할 것입니다. 따라서 특허권 양도 계약 및 실시권 설정계약 시에 비침해 조항은 원칙적으로 배제하는 것이 바람직하나, 사정상 이의 배제가 가능하지 않다면 면책요건(변리사의 침해감정서 첨부 등 비침해 사실의 확인에 의한 면책)을 ‘비침해보증조항’의 단서조항으로 삽입하는 것도 하나의 방법이라 할 수 있습니다.

 

양도 또는 전용실시권의 설정계약의 경우에 대학TLO는 반드시 ‘양수인(전용실시권자)은 향후 특허권이 무효 된다 하더라도 이미 지급된 양도 대금(실시료)의 반환을 청구하지 않는다’는 ‘불반환조항’을 넣는 것이 필요합니다. 아울러 통상실시권의 설정계약 역시 나중에 특허가 무효 된다 하더라도 실시료의 반환의무가 없는 것으로 인정될 것이므로 ‘불반환조항’의 중요성이 상대적으로 낮다할 것이나 계약서에 ‘불반환조항’을 넣는 것이 바람직합니다. 또한 면책조항, 비보증조항 등을 삽입하는 것이 최선일 것이며, 실시권계약시 실시권자가 계약대상특허의 무효를 다투지 않기로 하는 의무를 부과하는 ‘부쟁의무조항’을 포함시키는 것도 바람직합니다.