[질문] 특허침해행위에 대해 어떻게 대응할 수 있나요?

 

특허권의 침해란 적당한 권원이 없는 자가 특허발명을 업으로 실시함으로써 특허권의 재산적 가치를 훼손시키는 것을 의미하며, 특허권의 객체인 발명은 무체물이므로 유체물을 객체로 하는 일반재산권과는 달리 권리자가 그 객체를 점유하는 것이 사실상 불가능하기 때문에 특허권의 침해는 타재산권의 침해와는 다른 특수성이 있으며, 따라서 재산권으로서 특허권의 보호수단도 특별한 방법이 강구되고 있습니다. 이러한 특허침해행위에 대해 특허권자 또는 전용실시권자는 침해자에 대해 민․형사상의 조치를 취할 수 있습니다. 그러나 특허침해행위에 대한 법적조치에는 많은 시간과 비용이 소요되지만, 산학협력단은 학교법인과는 별개의 조직이기는 하나 대학의 일부 기관이라는 특허침해행위에 대한 법적조치를 취함에 있어 일정 정도 현실적인 제한을 고려하여 개별적인 상황에 적절한 조치를 선택적으로 취해야 할 것입니다.

 

특허침해가 성립하기 위해서는 정당한 권리가 존속(특허존속기간의 미도래, 특허무효사유의 부존재)하여야 하고, 침해대상품이 특허발명의 권리범위에 속하여야 하고, 정당한 권원이 없는 자 ( 실시권- 허락실시권 또는 법정실시권의 부존재)에 의한 실시여야 하며, 특허발명의 업으로서 실시(영리여부는 불문, 개인적 실시 또는 연구 / 실험을 위한 실시는 제외)해야 합니다. 특허권자는 침해자의 침해행위에 대해 다음과 같은 민/형사상의 조치를 취할 수 있습니다.

 

• 경고장 발송

경고장은 특별한 형식이 없으며, 침해자의 침해사실의 적시 및 침해자에 대한 요구 사항을 기재한 후 내용증명우편으로 발송하면 됩니다. 특허법은 침해자의 침해행위에 대해 과실을 추정하고 있으므로, 침해자의 특허권 존재에 대해 인식 여부와 관계없이 민사적 조치를 취할 수 있으나, 침해자에 대해 형사적 책임을 묻고자 한다면 침해자의 고의(특허권의 존재사실을 알고 침해행위를 하는 것) 가 필요하므로, 경고장의 발송을 통해 침해자의 침해죄 성립요건을 충족시킬 수 있습니다.

 

• 침해금지가처분신청

가처분신청은 권리의 다툼에 있어서 그 다툼의 결말을 기다리는 동안 심각한 손해를 입거나 급박한 침해를 방지할 수 없는 등 긴급을 요하는 사유가 있는 경우에 본안소송(침해금지청구소송, 손해배상청구소송) 으로 판결을 받기 전에 이것과 같은 효과를 얻을 수 있도록 잠정적인 조치를 정하기 위한 소송행위입니다. 따라서 특허침해금지가처분신청이 받아들여지면 침해자는 특허발명의 실시행위를 중지하여야 합니다. 다만 대법원 판례에 따르면, 가처분신청이 받아들여진 수 특허가 무효로 된다면 특별한 사정이 없는 한 특허권자는 가처분신청의 피신청인이 가처분결정에 의해 입은 손해를 배상해야 하므로, 특허침해금지가처분신청을 제기할 때에는 상당한 주의를 기울여야 합니다.

 

• 침해금지청구

특허권자는 침해사실이 발생하는 현재 침해가 진행 중인 경우 침해자가 침해를 금지할 것을 청구(특허발명과 동일한 제품을 생사하는 침해자에게는 생간의 중단과 아울러 생산에 사용된 물건의 폐기 등을 청구)할 수 있습니다. 이러한 침해금지청구는 특허법에서 특허권자에게 인정한 권리의 행사이며, 이때 침해자의 과실이 추정되므로, 향후 특허가 무효로 특허가 무효로 된다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 특허권자가 침해자에게 발생한 손해(침해금지청구소송의 결과에 따라 생산을 중단함으로써 침해자에게 발생한 손해)를 배상할 책임은 없다 할 것입니다.

 

• 침해예방청구

침해예방청구는 현실적으로 특허권의 침해가 발생하여 진행되고 있지는 않지만 여러 가지 정황으로 보아 객관적으로 침해가능성이 인정되는 경우에 그 침해가능성을 제거하고자 하는 목적에서 이루어집니다. 즉 정당한 권원이 없는 자가 특허발명과 동일한 제품을 생산하기 위한 장치를 설치하거나, 특허발명의 생산에만 사용되는 부품을 구입하는 등과 같이 침해가능성이 명백한 경우에 특허권자는 그를 상대로 침해예방을 청구할 수 있습니다.

 

• 폐기 / 제거 청구

특허권자는 침해자를 상대로 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있으며, 이러한 폐기 ․ 제거청구권은 독립하여 행사할 수 없고 침해금지 ․  예방청구를 할 때 부대적으로만 행사할 수 있습니다.

 

• 손해배상청구

고의 또는 과실에 의하여 특허권을 침해한 자에 대하여 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해로 인한 손해의 배상을 청구하는 것으로, 특허권의 침해로 인하여 손해배상청구권이 발생하기 위한 요건은 침해자의 책임능력, 고의 또는 과실, 위법성, 손해발생입니다. 이와 관련하여 특허법에는 침해자의 과실을 추정하는 과실추정규정, 특허권자의 손해액을 추정하는 손해액 추정규정을 두고 있어, 특허권자의 입증책임을 완화하고 있고, 특허침해에 있어서 침해자의 책임능력과 위법성이 문제가 될 가능성은 극히 희박하다 할 것입니다. 이러한 손해배상청구권의 소멸시효는 피해자 또는 그 법정대리인이 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년 또는 불법행위를 한 날로부터 10년이 경과하기 전입니다.

 

• 부당이득반환청구

이는 손해배상청구권과 경합하는 청구권으로, 손해배상청구권의 보충적 권리라 할 수 있으며, 부당이득반환청구권이 발생하기 위한 요건은 침해자의 무권원, 특허발명의 실시로 인한 침해자의 이익발생, 손해발생, 침해자의 이익과 발생 된 손해의 인과관계 존재입니다. 이러한 부당이득반환청구권의 소멸시효는 침해자가 침해행위를 한 날로부터 10년이 경과하기 전이므로, 3년의 단기소멸시효가 경과하여 손해배상청구권을 행사할 수 없을 때에도 행사가 가능하다는 이점이 있습니다.

 

• 형사 고소

특허권이 고의로 침해된 경우 특허권자는 경찰 또는 검찰에 고소하여 침해자에 대해 침해죄를 추궁할 수 있습니다. 특허권 침해죄의 성립요건은 침해행위의 존재, 침해자의 고의 존재, 위법성조각사유(정당행위, 피해자의 승낙 등)의 비존재, 책임조각사유(형사미성년자의 행위 등) 의 비존재입니다. 침해죄는 친고죄이므로 피해자의 고소가 공소제기의 필요적 소송조건이며, 공소시효는 침해행위일로부터 5년입니다. 특허침해행위에 대해 여러 가지 민․형사상 법적조치를 취할 수 있으나, 통상적으로 침해자에 대한 권리행사시 침해자는 특허무효심판을 청구하여 특허의 유효성을 다투거나 권리범위확인심판을 청구하여 침해여부를 다투게 됩니다. 이는 침해자와의 분쟁이 예상보다 크게 확대될 가능성이 상존함을 의미하는 것으로서, 특허침해행위에 대한 법적조치는 취하고자 할 때에는 반드시 사전에 변리사와 같은 전문가의 의견을 청취하여 예상되는 분쟁상황에 대해 명확히 인지한 수 직접적인 조취를 취해야 합니다.