어떻게 변리사와 의사소통을 해야 하나요?

 

“연구자를 위한 R&D 특허전략 매뉴얼”에서 발췌

 

1.일반적 사항

- 우수특허를 확보하기 위해서는 변리사와 발명자간에 원활한 의사소통이 이루어져야 하며, 이를 위한 시스템이 구축되어야 함
- 발명자는 특허명세서 작성 등 특허제도에 대한 이해가 부족하며, 특허 대리인은 새로운 기술에 대한 이해가 부족할 수 있으므로 이를 상호 보완해 줄 수 있는 시스템 구축이 필요함
 특허대리인과 약정을 통해 1개월 또는 분기별 상호 세미나를 개최하거나 상담시간을 의무화하는 방안 등을 활용할 수 있음 
우수특허의 경우에는 발명자 상담을 의무화하여 발명의 개념을 명확하게 이해하고 권리를 확보할 수 있도록 청구범위를 설정하도록 함
 특허대리인과는 연구시작부터 의사소통을 하는 것이 이상적임
 특허대리인에게 비밀유지 상태하에서 연구의 성과를 가급적 자세히 설명

 

2.변리사와의 의사소통 방법

⊙ 변리사 인터뷰 전 준비사항
- 발명과 관련된 모든 자료, 발표문, 특허 등을 수집하고, 간단히 요약한다.
- 발명을 기술하는 개략적 스케치, 그래프, 표를 부호를 포함하여 준비한다.
 각각의 중요한 부분에 대한 부호가 포함된 그림은 변리사가 특허출원시 도면을 작성하는데 도움을 준다.
- 다음에 해당하는 가능한 한 많은 경우를 나열한다.
 연구자 발명이 구현될 수 있는 다른 대안들
 연구자 발명이 가진 독창적인 개념의 개선
 연구자 발명의 사용 용도
- 발명의 바람직한 구현에 대한 설명서를 준비한다.
- 발명의 장점과 용도에 대한 설명서를 준비한다.
- 용어에 대한 해설을 준비한다.

⊙ 변리사와의 인터뷰
- 변리사가 발명을 자세하게 알고 있을 것이라고 짐작하지 않는다.
- 당신의 발명의 배경이 되는 이론을 기초에서 출발하여 단계적으로 설명한다.
- 발명의 모든 가능한 구현과 응용을 설명한다.
- 관련 문서와 물건들을 당신 가까이에 놓아둔다.
- 가능하다면, 발명품을 변리사에게 보여준다.

! 발명자가 변리사에게 주어야 할 정보
- 각 발명자의 발명에 대한 공헌정도
- 다른 사람이 발명을 실시할 수 있는 정도의 충분한 발명에 대한 설명서
- 수행한 모든 실험 및 그 결과에 대한 설명서
- 조사한 모든 문헌
- 발명과 관련하여 대외적으로 공표된 모든 자료

⊙ 변리사와의 인터뷰 후
- 발명자와 미팅 후 변리사는 특허명세서 초안이나 특허청구범위 초안을 작성하게 되는데, 후자를 먼저 작성 한 후 발명자와 검토하는 것이 발명의 본질 및 범위를 초기 단계에서 파악하는데 유리하다.
- 특허명세서를 작성하는 과정에서 변리사가 범하는 모든 종류의 실수를 지적할 필요가 있으며, 첫 번째 미팅 이후 가장 적합한 실시에 대한 아이디어를 지속적으로 제시할 필요가 있다.
- 특허출원서를 최종적으로 완성하면 발명자는 자신이 발명자이며 특허받을 권리를 양도한다는 문서에 서명을 하고 연구기관에 제출하여야 한다.
- 특허명세서 및 발명신고서는 안전한 장소에 비밀문서로서 취급되어야 하며, 출원일자나 출원번호도 제3자에게 공표해서는 안된다.

 

변리사와의 의사소통 체크리스트주요 항목 

 

변리사와의 의사소통 체크리스트

주   요   항   목 예 아니오 모름   변리사를 만나기전에 특허의 주제와 관련된 결과물/방법에 관한 모든 문서들을 다음과 같이 정리하였는가? ① 이 문서들은 유효하고 일관되어야 한다. ② 다른 명칭이나 참고자료가 동일한 요소에 대해 사용된다면 그것을 설명하라. ③ 변리사와 상담시 기관내에서만 통용되는 특정한 단어의 사용에 유의하며, 특정단어에 대해 설명하라.   변리사를 만나기 전후에 당해 발명을 깊이 생각하였는가? ( 당해 발명은 당신이 개발한 결과물/방법보다 더 넓다. 스스로에게 다음과 같이 질문하라.)       ① 내가 해결했던 기술적 문제는 무엇인가? ② 나의 해결책이 선행기술보다 나은가? ③ 나의 해결책과 가장 가깝다고 생각하는 선행기술은 무엇인가? ④ 나는 나의 파일에서, 회사 도서관에서, 인터넷에서 선행기술을 찾았는가? ⑤ 내가 확인한 선행기술은 무엇인가? 변리사와 상의하라. 선행기술의 정의가 법률적인가 아니면 기술적인가? ⑥ 당신의 발명을 한 문장으로 만들어라. 예를 들어, 나의 발명은 레이저를 발산하는 수정체(crystalline body)이다. 나의 발명은 Integrate circuit interconnects를 위한 구리의 이용방법이다. ⑦ 내 발명의 잇점은 무엇인가? 그 잇점이란 특징적으로 좀더 저렴하고, 빠르고, 유효한 것인가? ⑧ 내 발명의 변형(variants)은 무엇인가? 당신이 해결했던 특정한 기술적 문제보다 넓게 생각하라. ⑨ 내 발명은 특정한 기술적 문제를 해결한 것 이외에 어디에 적용이 가능한가? 혹은 내가 진출하고자 하는 시장에 응용이 가능한가? ⑩ 내 발명은 내가 일하고 있는 분야 이외의 다른 기술분야에 적용할 수 있는가? 어떠한 것이 있는가?   당신의 변리사에게 당해 발명을 어떻게 만들고 이용하는지에 대한 정보를 주었는가? - 그리고 발명을 구현하는 실시례(best mode)도 주어라. 이것은 변리비용을 절감시켜준다.         변리사로부터 당해 발명에 대한 명세서초안을 받았을 때, 주의깊게 체크하였는가? - 특히 숫자, parameter, 방법의 수행단계 (step) 등.         특허청구항 클레임이 만연체로 구성되어 있는가? - 만연체의 클레임은 바람직 하지 않다.       - 클레임은 대체로 1개의 발명당 1개의 장치(apparoctus)에 대한 독립항과 1개의 방법(method)에 대한 독립항으로 구성한다.         타 특허출원을 포함하여 타 회사 프로젝트와 비교하여 당해 발명이 얼마나 중요한지 검토하였는가?   ※ 자료 : Norman R. Klivans, How to get better patents working with your patent attorny

특허출원의 준비 및 등록과정에서의 의사소통

- 발명자가 특허대리인에게 특허명세서를 작성할 수 있도록 논문 초안을 전달하는 경우, 특허대리인이 명세서에 실시례 부분을 충실히 기재하기 위해 실험방법에 대한 추가적 설명을 요구하는 경우도 있음. 이때에 명세서의 충실도를 높여 추후 기재불비로 인한 거절을 방지하기 위해서는 추가자료 요청에 대한 발명자의 긴밀한 협조가 필요함

 

- 특허출원은 논문과는 달리 정확히 어떠한 연구가 수행되었는지를 기재하기 보다는 특정 발명의 사상에 대한 넓은 보호를 위해 특허청구범위를 포괄적으로 기재하는 것이 실무관례임. 이와 같이 특허청구범위에는 포괄적으로 기재해놓고 명세서 내용 중에는 논문에 기재하고 있는 실시례만을 기재할 경우, 특허출원의 심사시 특허법상의 기재불비(한국특허법 제42조, 미국특허법 제112조)를 근거로 거절될 가능성이 있으며, 등록받기 위해서 특허청구범위를 최소한으로 축소하여야 하므로 자칫 등록된 특허권은 권리범위가 너무 좁아져 제3자의 모방실시를 막을 수 없는 무용지물이 될 수 있음. 그러므로, 가능한 한 넓은 권리범위를 확보하기 위해서 특허대리인은 해당 연구내용이 어떻게 활용될 가능성이 있는지 다른 변형 가능성에 대한 설명과 이를 뒷받침할 수 있는 추가자료를 요구할 수 있으며, 기술이전조직은 발명자에게 이러한 요청과 협조의 필요성을 인식시켜 특허대리인의 요청에 신속히 협조하도록 할 필요가 있음

 

- 특허출원서 작성단계에서 기술이전조직과 발명자는 해당 발명이 어느 면에서 중요한 가치를 갖는 것인지에 대하여 특허대리인에게 충분히 설명하여야 추후 해당기술에 대하여 충실히 보호하고 라이센싱 기회를 높일 수 있는 특허청구범위를 작성할 수 있음

추가 연구 및 새로운 데이터

- 발명자들은 일단 특허출원을 함으로써 해당 연구에 대하여 완벽하게 법률적으로 보호 받을 수 있을 것으로 생각하고, 추가로 진행되는 연구결과에 대한 법률적 보호를 받기 위한 노력을 하는데 게을러지기 쉬움
- 추가로 연구된 결과는 유사한 일련의 특허출원을 함으로써 연구 기술이 특허 권리의 망을 형성하여 제3자가 쉽게 접근하지 못하도록 보다 완벽한 권리로 만들 수 있음
- 따라서, 새로이 연구되는 성과에 대하여 계속적으로 특허대리인과의 상담을 통하여 보호받을 수 있는 방안을 강구하는 것이 중요함