(질문) 특허청 심사관으로부터 거절통지서를 받은 경우?

 

A) 특허청에 특허출원을 하면 심사관이 이를 심사를 한 후 그 결과를 본인에게 통지하도록 되어 법으로 규정되어 있습니다. 특히, 특허법상에 규정된 일정한 요건을 만족하지 못하는 경우에는 특허출원이 등록될 수 없다는 내용의 거절통지서(의견제출통지서)를 받게 됩니다.

대부분의 거절이유 사유는 크게 두 가지로 나뉩니다. 첫번째는 특허명세서의 형식적인 요건이 만족하지 못한 경우(기재불비)이고 두번째는 특허의 대상이 되는 발명이 이미 현시대에 존재하고 있는 다른 발명과 비교해 보았을 때 큰 차이가 없다는 실질적인 요건을 만족하지 못한 경우(신규성 또는 진보성 결여 등)입니다.

 

이 때, 법에 대한 지식이 없는 출원인은 어떻게 해야할까요?

 

1) ‘기재불비‘라는 이유에 대응하는 요령

 

기재불비 라는 말의 의미는 특허명세서, 도면, 특허청구의 범위가 법에서 규정한 대로 작성되지 않았다는 것입니다. 따라서, 심사관은 기재불비된 사항 또는 해당 부분을 친절하게 설명해야 하며 이에 대한 내용을 거절통지서에 기재합니다.

 

그러므로, 심사관의 지적사항을 명확하게 이해하고 이를 어떻게 고쳤는지를 설명하는 문서인 의견서를 작성해야 합니다. 또한, 처음 출원시 제출했던 특허명세서는 의견서 내용에 맞추어 수정해야 하는데 이렇게 수정된 부분를 요약한 문서를 보정서이라고 합니다.

 

즉, 출원인은 기재불비에 대한 의견서와 보정서를 일정한 기간내에 특허청에 함께 제출해야만 합니다.

 

2) ‘신규성 상실’이라는 이유에 대응하는 요령

 

신규성 상실이라함은 본인이 한 출원 이전에 누군가가 먼저 그 기술에 대해서 출원을 한 경우에 지적되는 사례입니다. 신규성 상실은 제품전체에 대해서 지적하는 경우가 있고 구성의 일부분에 대해서만 지적되는 경우가 있습니다. 전체가 지적되는 것보다는 일부만 지적되는 것이 심사관의 지적사항을 극복하기가 훨신 유리하다고 볼 수 있습니다.

 

특허청 심사관이 신규성 상실을 이유로 거절을 할 때는 반드시 누가 먼저 어떤 내용으로 출원을 먼저 했는지 그 증거를 제시하도록 되어있습니다. 따라서 제시된 그 증거물의 내용을 잘 읽어본 다음 본인의 특허출원과 무엇이 같고, 무엇이 상이한지를 꼼꼼하게 따져 볼 필요가 있습니다.

 

동일한 점에 대해서는, 본인이 한 출원의 특허청구범위에서 권리범위를 감축하는 보정을 해야 하고, 상이한 부분에 대해서는 의견서에서 심사관을 상대로 상이한 점에 대해 낱낱이 설명을 해주어 심사관이 잘못 판단한 내용을 지적해 주어야 합니다.

3) ‘진보성 결여’라는 이유에 대응하는 요령

 

진보성 결여의 경우에도 신규성 상실의 경우에서와 마찬가지로 심사관은 반드시 증거자료를 첨부하도록 되어 있습니다. 진보성 결여라는 말의 의미는 기존의 기술에 비하여 특허를 받을 만한 기술적 진보가 없다는 의미인 것입니다.
그러나 진보성의 정도에 대해서는 일률적으로 정해진 것이 아니고 심사관의 판단에 의거하는 것이기 때문에 심사관의 판단기준이 너무 높으면 특허받을 수 있는 기술이 현저히 줄어들 것입니다.
따라서 증거자료로 제시된 것과 본인의 출원내용을 소상히 비교 분석하여 기존의 기술과 비교하여 볼 때, 상이한 점이 있는 지를 중점적으로 살펴보고, 상이한 점이 있다면 그렇게 상하게 하는 기술을 누구나 발명할 수 없는 것이라고 의견서에서 강력히 주장해야 합니다.