[질문] 발명기술이 특허를 받을 수 있는 요건은 무엇인가요?

 

사회에 유용한 발명을 공개한 대가로 독점권을 부여하는 특허제도의 취지상 모든 발명이 다 특허의 대상이 되는 것은 아닙니다. 특허 출원된 발명 중 제3자에게 이용되어 궁극적으로 국가 산업발전에 이바지할 수 있는 발명만이 특허를 받을 수 있습니다. 특허를 받기 위한 요건은 『특허법』제62조에 규정되어 있습니다. 이러한 특허요건은 크게 출원인과 관련한 주체적 요건, 출원발명과 관련한 객체적 요건 및 출원절차와 관련된 절차적 요건으로 분류할 수 있습니다. 

 

【특허 요건】

 

분류		법조문
주체적 요건	출원인이 권리능력이 있을 것 (외국인, 상호주의)	§ 25
	발명자 또는 정당하나 승계인의 출원일 것	§ 33 ①
	특허청 직원 또는 특허심팜원 직원의 재직 중 출원 아닐 것	§ 33 ①
	공동발명의 경우 공동발명자 전원이 공동으로 출원할 것	§ 44
객체적  요건	특허법상 발명일 것	§ 29 본문, § 2 제 1호
	산업상 이용가능성이 있을 것	§ 29 본문
	신규성이 있을 것	§ 29 ①
	진보성이 있을 것	§ 29 ②
	확대된 선원요건을 만족할 것	§ 29 ③
	공서양속을 문란하게 하거나 공중위생을 해할 염려가 없을 것	§ 32
	선출원일 것	§ 35
	발명의 상세한 설명 기재요건을 만족할 것	§ 42 ③
	특허청구범위 기재요건을 만족할 것	§ 42 ④
절차적 요건	행위능력이 없는 경우 법정대리인에 의할 것	§ 3
	재외자의 경우 특허관리인에 의할 것	§ 5
	특허청구범위 기재방법 요건을 만족할 것	§ 42 ⑧
	특허출원의 범위에 해당할 것	§ 45
기타	국방상 필요한 발명이 아닐 것 국제특허출원의 특례 요건 만족할 것	§ 41, § 212

 

이러한 특허요건 중 주로 문제가 되는 것은 신규성, 진보성, 선원요건 및 명세서 기재요건입니다. 신규성은 발명이 출원일 이전에 공개되지 않아야 된다는 요건입니다. 신규성 상실의 유형으로는 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명, 대통령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이 있습니다.

이러한 신규성 규정은 타인에 의한 공개뿐만 아니라 발명자 본인에 의한 공개도 적용되므로 특허출원 전에는 공개하지 않도록 유의해야 합니다. 다만 발명자의 자발적 또는 의사에 반한 공개의 경우 그 공개일로부터 6개월 이내에는 신규성이 상실되지 앟은 것으로 취급받을 수 있습니다.(§ 30). 또한 신규성은 출원일이 아니라 출원시점(시분초의 개념)을 기준으로 판단됩니다. 따라서 발명을 오전에 공개하고 오후에 출원하면 법적으로 신규성이 상실된다는 점을 유의하여야 합니다.

 

진보성은 발명이 출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 발명할 수 없어야 된다는 요건입니다. 거절 결정되는 사건의 대부분이 진보성 결여를 이유로 거절됩니다. 이와 같이 진보성 판단이 중요함에도 불구하고 동일성 여부를 따지는 사실판단이 아니라 ‘발명의 용이성’ 여부를 따지는 가치판단으로서 그 기준이 불명확하여 판단이 쉽지 않습니다. 따라서 선행 심사예나 판례 등을 통해 기술 분야별 진보성 정도를 숙지하여야 합니다. 또한 진보성 판단 시 발명의 구성과 더불어 작용효과의 현저성이 중요한 판단기준이므로 발명의 상세한 설명에 청구항 및 구성요소별 작용효과를 충실히 기재할 필요가 있습니다.

 

선원요건은 동일한 발명의 경우 가장 먼저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다는 요건입니다. 선원주의 하에서 선·후원의 판단기준이 되는 출원일은 매우 중요합니다. 조기에 출원일을 확보하기 위해서는 특허 청구범위 없이 출원 후 추후 보정하는 방법, 기본 아이디어만 출원하고 추후 국내우선권을 주장하면서 개량된 내용을 추가하는 방법 등이 있습니다.

 

명세서 기재요건은 출원된 발명이 기술정보로 활용될 수 있고 권리서로서 역할을 수행할 수 있도록 법정 기재요건을 만족하여야 한다는 것입니다. 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하며, 특허 청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 합니다. 한편 2007년 7월 1일 이후에는 특허 청구범위 없이 특허출원할 수 있으며, 공개일(1년 6개월)이전까지 특허 청구범위를 제출할 수 있습니다.

권리범위를 해석하는 기준은 특허 청구범위이며, 특허 청구범위에 기재된 구성요소 및 한정사항에 의해 권리범위가 결정됩니다. 따라서 TLO 담당자는 선행기술과 구별되게 작성되어 있는지, 특허 청구범위가 불필요한 구성요소 및 한정 사항을 포함하고 있지 않은지, 침해입증 및 손해배상입증이 용이한지, 보정 또는 정정하기 용이하게 작성되어 있는지 등을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.